삼성vs애플 특허분쟁의 키워드, 트레이드 코드
[머니투데이 김승열 변호사(카이스트 겸임교수) ] [[the L][김승열의 금융IP]]
삼성과 애플 사이의 지식재산권 분쟁에서 일반인에게 널리 알려진 트레이드 드레스에 대해 한번 살펴보자. 해당 소송에서 애플은 '스마트 폰의 둥근모서리'라는 일종의 트레이드 드레스에 대해 디자인 특허등록도 했기 때문에 특허침해여부가 문제가 된 사안이다.
미국은 우리나라의 디자인, 실용신안을 별도의 개별법으로 보호하지 않고 특허법상의 보호대상의 하나로 인정하고 있다. 이러한 트레이드 드레스의 경우 미국에서는 디자인특허, 상표, 부정경쟁방지법 그리고 불법행위 일반법리에 의해 그 보호여부가 결정된다.
트레이드 드레스란 과연 무엇인가. 트레이드 드레스는 통상적으로 포장, 라벨, 표지, 장식 등 잠재적 구매인에게 제공되는 상품이나 서비스의 외관이나 이미지를 구성하는 요소의 디자인을 의미한다. 이는 미국의 판례법에 의해 인정된 법률용어이다.
쉽게 말하면 상품이나 서비스 등 영업(Trade)에 입힌 옷(Dress)인 셈이다. 이런 의미에서 스마트 폰의 둥근모서리도 트레이드 드레스의 하나다. 일반적으로 트레이드 드레스의 대표적인 예는 코카콜라의 병 용기의 모양, KFC의 할아버지 인형동상 등을 들 수 있다. 다만 트레이드 드레스는 우리나라 법제에서는 인정되는 법률용어가 아니기 때문에 다소 생소할 수 있다.
미국에서는 트레이드 드레스에 대해 연방법으로서는 디자인특허 또는 상표로 보호가 되고 나아가 주 법상으로는 부정경쟁방지법 및 보통법상의 불법행위법리에 의해 보호되기도 한다. 트레이드 드레스는 디자인특허와 상표로서 보호를 동시에 받을 수 있으나 디자인등록부터 한 다음에 상표등록을 해야 한다는 데 주의해야 한다.
왜냐하면 디자인특허로 등록되기 위해서는 신규성이 요건이므로 상표로 등록돼 사용된 이후에 디자인특허로 신청하게 되면 요건흠결로 등록거절이 될 수 있기 때문이다.
다만 연방 상표법에 의하면 트레이드 드레스가 등록이 되거나 비록 등록이 되지 않더라도 보호받을 수 있다. 우리나라와는 달리 연방상표법에 부정경쟁방지법과 같은 규정이 동법에 규정돼 있어 미등록 트레이드 드레스도 이를 보호하고 있기 때문이다.
아울러 미국의 각 주에는 우리나라의 부정경쟁 방지법과 같은 부정경쟁방지법이 있다. 나아가 불법행위법리에 의하면 비록 기능성이 포함된 트레이드 드레스의 경우에도 상표법 등과 달리 보호될 수 있다.
이에 반해 우리나라에서는 트레이드 드레스를 디자인보호법, 상표법 그리고 부정경쟁방지법 등에 의해 보호하고 있다. 특히 상표법에서 입체상표, 색체상표 등을 보호함으로써 일정한 트레이드 드레스의 경우에 상표등록을 통해 보호할 수 있다. 상표등록이 안 된 경우는 부정경쟁방지법에 의해 주지성 등을 갖춘 트레이드 드레스의 경우 보호를 받을 수 있고 나아가 최근 부정경쟁보호법상의 일반조항 즉 소위 말하는 차목규정에 의해 다소 광범위하게 보호를 할 수 있다.
그렇다면 트레이드 드레스가 성립되기 위한 요건은 무엇일까? 먼저 본질적인 식별력이나 사용에 의해 2차적 의미에 의한 식별력이 있어야 한다. 그리고 비 기능적이어야 한다. 트레이드 드레스의 사용으로 인해 소비자에게 출처 등의 혼돈 가능성을 야기해야 한다.
다시 말하면 트레이드 드레스는 소비자에게 상품의 출처를 의미하는 상품 또는 포장의 시각적인 외관으로서 본질적인 식별력이나, 사용에 의한 2차적인 식별력이 있어야 한다. 그러나, 이러한 식별력에 기능적인 요소가 없어야 한다. 예를 들어 베게모양을 한 아침식사용 시리얼이 트레이드 드레스로 인정될 수 있는지 여부에 관해 미국연방대법원은 이를 부인했다. 이를 인정하게 되면 다른 경쟁업체에서 이를 다른 모양으로 대체하는 경우에 비용증가와 품질감소 등을 초래할 것이므로 베게모양의 경우 기능성이 있다고 보았기 때문이다.
디지털시대에 웹사이트 배치 등 역시 트레이드 드레스로 인정될 수 있을 것이다. 왜냐하면 웹사이트를 방문하는 자에게 영향을 주는 외관 즉 문자모양, 텍스트, 이미지, 여백, 배경, 색상 및 그림 등등의 개별적인 요소나 이를 결합한 형태의 외관적인 이미지는 법적으로 보호돼야 하기 때문이다.
다만 이 가운데 이미 널리 공지되거나 인식이 돼 식별력이 없거나, 또는 단순한 아이디어 차원이어서 대중이 공유하여야 할 부분에 대하여는 좀 더 자세한 법리검토가 필요할 것이다. 이와 관련해 우리나라 법원에서는 인터넷 웹페이지상의 팝업 광고에 대하여 부정경쟁법상에 의한 보호가 가능하다고 판시한 바 있다. 즉 팝업창의 형태, 구성 등이 국내에 널리 인식된 팝업 광고의 출처를 표시한 것으로 인식되고 이의 모방사용이 이와 같이 주지된 팝업광고의 영업활동인 것처럼 혼동하게 하는 경우에는 이를 동법위반으로 본 것이다.
앞서 살펴본 바와 같이 트레이드 드레스는 우리나라 법제에서는 공식적으로 인정되는 법적 개념은 아니나 영업 등에서 그 출처 등을 표시함에 있어서 좀 더 포괄적인 개념이고 또한 유용한 개념이므로 이를 적극적으로 수용할 필요가 있다. 따라서 가능하면 이러한 개념을 우리나라의 상표법이나 부정경쟁방지법에 좀 더 명확하게 반영하는 것이 법적보호의 예측가능성측면등 에서 바람직할 것으로 보인다.
미국의 경우에 상표법상 달리 명확한 정의규정이 없는 이유는 불문법국가이고 나아가 역사적으로 이 개념이 판례법에 의해 발전됐다. 그러나 우리나라의 경우는 성문법국가이므로 가능하면 상표법이나 부정경쟁방지법 등 기존의 법률에서 이 부분에 대한 좀 더 명확한 개념정의 규정을 추가하는 방향이 좀 더 바람직할 것이어서 이의 조속한 입법화를 기대해 본다.
[Who is]1961년생인 김승열 변호사(Richard Sung Youl Kim, Esq.)는 서울대 법과대학을 마치고 사법연수원 14기를 수료했다. 카이스트 지식재산대학원 겸직교수로서 대통령 소속 국가지식재산위원회 민간위원, 대한변협 소속 지식재산연수원 운영위원 등으로 활동했다. '지식재산금융과 법제도'라는 저서를 발간하는 등 학구파로서의 면모도 보여주고 있다.
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김승열 변호사(카이스트 겸임교수) gshwang@mt.co.kr
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